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Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Álvarez-Salamanca , Arenas , Bauer ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún , Morales , Silva , Squella , Von Mühlenbrock , y de la diputada señora Turres , doña Marisol .
Modifica el artículo 20 letra e), de la ley N° 19.039, de propiedad industrial. (boletín N° 7250-03)
I. ANTECEDENTES.
Como es sabido la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, tiene por objeto entre otras esferas de aplicación, la de inscribir marcas comerciales, en este sentido podemos señalar que bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. Estos signos pueden consistir en palabras, nombres de personas, letras, números, elementos figurativos, sonidos, o una combinación de signos. También, unidas a una marca comercial, pueden registrarse frases de propaganda o publicitarias.
La principal característica de la marca comercial y que determina su función, es su fuerza o capacidad diferenciadora o de “distintividad”, entendida ésta como “la aptitud que debe tener la marca para que identifique y diferencie a los productos, servicios o establecimientos de un empresario, respecto de los productos, servicios y establecimientos idénticos pertenecientes a otro empresario”.
En base a dicha característica, la marca comercial, registrada en conformidad a la ley, confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, permitiéndole a su titular oponerse a que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro.
Las marcas comerciales son facilitadores de información, que reducen los costos transaccionales para los compradores en el mercado al transmitir información sobre el origen y calidad de los productos, y por ende disminuyen el tiempo que han de invertir los consumidores, en la obtención de la información suficiente para justificar la adquisición de un producto o servicio. Las marcas también permiten a las empresas introducir productos y servicios al mercado que se caracterizan por sus economías de escala y su comercialización a larga distancia en el flujo del comercio internacional. Así pues, las marcas benefician tanto a consumidores como a empresarios porque reducen los costos de adquisición de bienes y promueven el comercio más allá de las fronteras.
II. FUNDAMENTOS.
Si bien existe amplia libertad para determinar el objeto o contenido de una marca comercial, nuestra legislación consagra prohibiciones de registros denominadas comúnmente como causales de irregistrabilidad, en cuya virtud determinados signos no pueden ser objeto de marcas comerciales ni, por tanto, registrarse como tales.
De esta forma, el artículo 20 de la Ley N° 19.039 dispone de un catálogo de prohibiciones de registro, entre los cuales se encuentran aquellas expresiones o signos carentes de distintividad o capacidad diferenciadora, y que doctrinariamente son denominados como marcas genéricas, descriptivas, indicativas y de uso común.
En efecto, el citado artículo dispone que no podrán registrarse como marcas, letra e): “Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de /os productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse”.
Considerando que la función esencial de la marca, como se dijo, es distinguir bienes, servicios y establecimiento, la prohibición de registro que afecta a estas expresiones o signos se fundamenta en su intrínseca incapacidad para distinguir bienes, servicios y establecimientos de otros bienes, servicios y establecimientos de la misma clase.
El problema que se suscita en la redacción de dicha norma es que mezcla en una misma norma las causales de irregistrabilidad y las causales para fundamentar una oposición, por lo que es necesario diferenciar causales de irregistrabilidad (ciertos signos de son parte de dominio público, no son apropiables) y causales de oposición.
Por otra parte la norma descrita precedentemente es clara al detallar las expresiones o signos que no son registrables, ya sea por ser éstos indicativos, descriptivos, genéricos o de uso común, pero aquélla induce a dudas al designar como no registrables, en términos genéricos, “las que no presenten carácter distintivo”. Ello, por cuanto existe una relación de género y especie entre estas últimas y las primeras, donde el género está compuesto por expresiones carentes de distintividad y la especie por aquellas indicativas, descriptivas, genéricas y de uso común. En otras palabras, todas las expresiones y signos indicativos, genéricos, descriptivos y de uso común, son carentes de distintividad.
Debemos consignar que lo más relevante para efectos de legislar sobre este tema, es la falta total de uniformidad en criterio utilizado por el servicio en mención, ya que para casos análogos, existen criterios dispares que conllevan a que los funcionarios apliquen o interpreten dicha norma arbitrariamente, a modo de ejemplo, podemos señalar que “Inapi” autorizó la inscripción de la marca dedicada al rubro de la telefonía móvil (recarga fácil) y utilizando un criterio totalmente disímil no autorizó la inscripción de la marca (recarga conmigo) fundando su decisión en la carencia de distitividad. Lo anterior demuestra que esta causal genérica de carencia de distintividad permite una interpretación demasiado ambigua que conlleva a que se provoquen arbitrariedades odiosas paro las personas que pretenden inscribir una marca, ello además de los gastos en que incurren los inscriptores, los cuales desembolsan dinero en la presentación y publicación entre otros y que pierden al momento del rechazo.
Por último resulta interesante también, crear una nueva causal de nulidad de registro marcarlo basado en lo que se conoce como vulgarización de la marca. Esto ocurre cuando una marca debido a su mal uso se pierde su capacidad distintivo y se confunde con el producto mismo que distingue (la marca se come al producto). Es decir la marca se transforma en la forma habitual que los consumidores nombran el producto. Ejemplo clásica: aspirina, confort, maízena, hawaianas entre otros. Básicamente son marcas que actualmente mantiene su vigencia como propiedad industrial pero la observancia de los derechos que emana de la misma no puede ser ejercida eficazmente en sede civil o penal, por lo que es una protección poco útil, siendo justamente el fenómeno inverso al del significado secundario consagrado en el artículo 19 inciso primero. Este artículo permite el registro de marcas que no son distintivas pero que mediante su uso en el mercado local adquieren un segundo uso que implica que dicho término ya que indica principal y únicamente un producto, o servicios sino que un origen comercial determinado.
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
Con todo, el principal problema de la citada expresión no es, necesariamente, de forma, pues tal cual como está redactada y ubicada en la ley, supone una causal amplia de irregistrabilidad que dista mucho de las otras causales dispuestas en el artículo 20, las que se caracterizan por su precisión y detalle, no dejando margen de interpretación.
Así, la expresión “que no presenten carácter distintivo”, establecida como una causal más de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20, permite una amplia interpretación por parte de los órganos resolutores, ampliando el campo de la subjetividad de éstos, y contrariando, por tanto, el carácter técnico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Por lo anterior, la consagración como causal de irregistrabilidad de expresiones o signos que simplemente “no presenten carácter distintivo”, debiera constituir, desde un punto de vista de la técnica legislativa, el encabezado de la norma de la letra e) del artículo 20, señalando, como hechos constitutivos de ésta, las expresiones o signos indicativos, genéricos descriptivos y de uso común descritos en la misma norma.
Por tanto es conveniente que la palabra “DISTINTIVIDAD”, sea el encabezado de la norma y los demás sean sus hechos constitutivos.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
El presente proyecto de ley, modifica la letra “e”, del artículo 20 de la Ley 19.039 ((Ley de Propiedad Industrial), en el siguiente sentido:
El encabezado de la norma de la letra e) del artículo 20, serán los hechos constitutivos de la causal genérica de “distintividad”, además se agregara una segunda parte, la que tiene por objeto solucionar la problemática que, cuando una marca debido a su mal uso pierde su capacidad distintiva y se confunde con el producto mismo que distingue, ejemplos clásicos son: aspirina, confort, maizena etc., por último se agregará un inciso segundo, cuyo objeto es que el Servicio fundamente los rechazos basados en las causales contenidas en el mismo artículo en su inciso primero.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 20 letra “e”.- Las que no presenten carácter distintivo considerándose como tales; las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos y las que designen un origen comercial determinado.
Inciso 2°- Toda resolución de rechazo del servicio invocando alguna de las causales precedentes, deberá ser fundada.
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